商标侵权诉讼的被告经常使用的辩护

  • 公共化:很多商标从想象出来的、随机的、建议性的、描述性的状态转成了一般状态。这里最有名的案子可能是有关“阿斯匹林”的案子。在这个案子里,Bayer Co. 起诉United Drug Co.说United Drug使用“阿斯匹林”这个名字卖他们的药,侵犯了Bayer的注册商标。United Drug的辩护是“阿斯匹林”这个名字,在长期使用于这个药品之后,已经随着药品进入公共领域。我们经常听说的cellophane(DuPont Cellophane Co.),shredded wheat(Kellogg Co.),thermos(King-Seeley Thermos Co.),Murphy bed(Murphy Bed Door Co.)都已经被公共化了。即使如此,很多公司,诸如Xerox 和Lego,都在致力于防止他们的产品名称公共化。

  • 功能不能作为商标:上面讲过,因为只有非功能性的设计可以作为商标,所以如果商标有功能性,那也就不成其为商标。这一点,在法学上有着很长的历史。国会制定的第一个商标法就被人上告,以国会不能依据宪法里有关专利和版权的条款制定商标法,宣告违宪,因而被判无效。当商标是商品的形态或配置时,“功能性”经常是被告辩护的理论。

  • 放弃:根据1994年修订的Lanham法案,如果商标拥有者停止使用,或有意不再使用时,标记即告被放弃。3年不使用这个证据就可以初步证明放弃(15 USC 1127)。有些商标因为被一些小公司继续使用而得以保存,例如Chevron通过让一些小的加油站继续使用Standard Oil(即美孚石油公司)这个充满历史的名字,将其保存了下来。Piedmont Airlines是美国东部一个地区性的航空公司。我当年在东部读书的时候就坐过这个公司的飞机。US Airways现在通过让它下属的连接公司使用Piedmont Airlines的名字,将这个具有悠久历史的名字保留了下来。

  • 非商标性使用:商标侵权只在把别人的商标作为商标使用才产生侵权。例如,在一个文章里提到一个商标,一般来说就不是商标侵权。把商标用在歌词里,一般来说也不是侵权。把商标用于题目,如电影名《The Devil Wears Prada》并不对Prada产生侵权。但是,未经许可出版《星球大战》的书就可能侵权,因为《星球大战》商标持有人不光出了电影,也出了书。

对于商标诉讼来说,结果就是要求法庭发布禁止被告继续使用该商标的命令,要求被告偿付各种金钱赔偿(包括被告的利润,原告的损失,起诉的费用等等)。除此之外,商标侵权者可能会违反联邦刑法中的伪造条例,因此受到刑事起诉。