要求之五(35 USC 112第二自然段):权利要求的确定性

申请人提出的这个权利要求一定要明确。专利与商标局对权利要求的格式要求的非常严格。因为日后一旦惹起争端,多数的时间和精力都会花在专利与商标局批准的权利要求上。申请人作对自己提出的权利要求一定要作出特别的说明。所要求的权利,一定要能够和其它技术区分开来。这个要求的目的,是要确保权利范围的鲜明性。这样大众对于是否侵权,会有一个明确的了解。其次,如果申请人对他的权利要求描述明确的话,对于专利与商标局来说,在审批的过程中,也能明确地了解发明者到底认为什么是他的发明。这样,专利与商标局也就容易判定这个申请是否符合各种要求(例如充分描述、可用、包括最佳工作方式)。

当专利与商标局阅读申请时,会在合理的程度,参照描述,在和描述一致的前提下,对权利要求的意义进行最广泛的解释。换句话说,由于描述不确定,权利要求可能有多种含义时,专利与商标局在审查过程中,不能忽略多种解释中的任何一种解释。而且,如果一种解释会导致拒绝,专利与商标局就会以权利要求不确定为由,拒绝这个申请。与此同时,如果这个解释被参照预见的话,专利与商标局还应该以参照预见为由,拒绝该申请。

同样,如果在描述里有限定,但是这个限定在权利要求里面没有出现,专利与商标局不会自动地把这个限定考虑进去。另外,如果申请人对所使用的词汇未加定义的话,那专利与商标局就会用行业里的一般定义来解释一个词汇。所以,在确定性困难出现问题的时候,申请人应该明确地定义他所使用的词汇的确切含义。

关于这一点,有过很多上诉的例子,结果像“每秒大概超过10%”,“宽度可以通过汽车车门”被认为确定。“一个像氯气那样的强反应物”,“像木材那样的原料”,“轻的碳氢化物,例如产生的气体,或液体的蒸汽”,“正常反应条件,譬如说室温”,“有效剂量”都被裁定不确定。对于“A,B,可选择性的C”(也就是说该权利要求包括A和B,但是使用者可以选择是否包括C),如果C是确定的,那“可选择性的”这个词并不破坏这个权利要求的确定性。