|
“可用性”指的是行业内具有一般技能的人看了专利中描述的发明，不用过多的试验，就可以使用这个发明。那什么叫过多的试验呢？当然是描述越多，使用的人需要的试验工作量就越小。过多的试验是由综合考虑以下几点而得出的结论。
1.
权利要求的广度：描述一定要和权利要求具有同样的广度，也就是说概括同样的实体。例如，描述中描述一类椅子，权利要求却针对另一类椅子，那这个申请就会因缺乏可用性受到拒绝。可用性的描述程度与可预见性成反比关系。但是如果对一个个体的描述可以显示其他个体的可用性，即便申请人申请的群体的可预见性非常低，申请人也不必说明所有的个体。
2. 发明的本质：如果一个发明本身很复杂，那并不意味着过多的试验。
3. 目前技术的状态。
4.
行业内的一般技能：联邦巡回法院裁定，专利发明以前已经存在的技术的有效性和一个描述是否需要读者进行过多的试验无关。判断这个问题的唯一标准是描述是否充分到行业内具有一般技能的人能够在不进行过多的试验的情况下使用这个发明。
5. 技术的可预见性。
专利申请中的描述，可以被看作是该发明的使用指南。专利与商标局在审批申请的时候，要考量这个使用指南的信息量和充分性，
并以此为出发点，判断行业内具有一般技能的人使用该发明时，是否需要过多的试验。专利与商标局会考虑发明者有没有真的制造出了描述中的机器，或生产出了描述中的产品（也就是是否将发明付诸实施）。如果这个发明被公众拥有（例如产品已经向公众销售），无论公众是否意识到他们购买了发明者的发明，那么可用性就不成问题。当然，如果发明者还没有将发明付诸实施，并不意味着他的申请会因缺乏可用性而被拒绝。
和描述一样，可用性有一个新事物的问题。申请人在递交申请的当天可以随意修改申请。以后，如果原始的描述没有赋予新的内容可用性，那修改就有新事物的问题。例如，申请人向在权利要求里面，加上一个新的限定，在一般的情况下，没有新事物的问题。因为这个新的限定，即便在原始申请里面没有，对于行业内具有一般技能的人来说，其可用性是显而易见的。
再举几个例子来说明可用性：对于过程专利来说，如果在权利要求里面缺了一步，那这个申请就一定会因为没有可用性而遭到拒绝。如果一个参照（譬如说一个与专利无关的出版物）不具有可用性，这个参照还是可以被用来以预见为由拒绝一个申请。这时，专利与商标局假定这个参照是切实可行的。
除了不能有过多的试验以外，可用性和权利要求的范围一定要一样。简单一点说，任何人想申请专利的时候，都想尽量扩大权利要求的范围，这样就可以对他的发明作最大限度的保护。在审批专利的过程中，有几个因素是和权利要求的范围直接有关的。可用性就是其中一个。换句话说，对于权利要求内的任何一种实体，都要有可用性，也就是说行业内具有一般技能的人不用经过过多的试验，就可以使用这个发明。例如，“解决某个问题的唯一办法”这样的权利要求一定有范围过广的问题，因为“唯一办法”这样的权利要求包含了解决一个问题的所有办法。试想专利与商标局怎么可能批准一个人的专利，让他拥有所有治疗感冒的方法？
有关范围的第二个问题，是权利要求的范围之内的实体，是不是切实可行的。一般来说，申请人会把不切实可行的实体在权利要求的前言里面、或者正文里面去掉。即便如此，权利要求也不一定就切实可行，因为它还要过是否需要过分试验这一关。这里的标准是一个在该领域中具有一般技能的人，能不能判断那些发明者想出来，但没有制造出来的发明，是不是切实可行的。当然，包含不切实可行的实体，并不意味着这个权利要求就一定是不实际的。也就是说，申请者举个预见性的例子，并不会使得这个申请不切实可行。当描述中包括大量的切实可行的实体的时候，一个不切实可行的实体不会带来权利要求范围超过可用性的范围这样的问题，因为切实可行不是由过多试验这个标准来衡量的。但是，如果相当数量的实体都不切实可行，那么使用者可能就要做过多的试验来决定哪个实体是切实可行的，这本身就是过多的试验，也就是说在这种情况下，权利要求就会缺乏可用性。
这里还有一个个体和该个体所属的种类的问题。当申请人描述一个具有可用性的个体，这并不表明他就成功地描述了一个有可用性的种类，因为行业内具有一般技能的人不一定可以预见这个种类中其他的个体都是切实可行的。
和前面所述类似，如果一个参照预见申请中所有的限定，或者没有被预见的限定都是显而易见的，那么这个参照就会被专利与商标局假定切实可行。
有关范围的第三个问题是如果申请人对决定性的（或基本的）特征没有做出描述、并且没有提出权利要求的话，那么该申请就可以以缺乏可用性加以拒绝。考量一个特征是不是决定性的，要考虑整个申请。这里要注意，一个首选的特征并不是决定性的特征，因为将申请人限制在首选的特征上，并不符合宪法的目的（也就是鼓励有用的技术的发展）。因为这步牵涉到宪法，一般来说，只有在申请人说明某一个限定是决定性的，但是没有把它包含在权利要求里面，该申请才会被专利与商标局以“对决定性的特征未加描述”为由加以拒绝。这时申请人就可以指出申请中并没有说明该特征是决定性的，一般来说这样做可以成功地反驳专利与商标局以“对决定性的特征未加描述”为由发出的拒绝。
和程序一样，证据超出本书的范围，这里仅指出一点。在递交申请以后公布的专利，不能用来证明发明时该技术的发展状态，但是专利与商标局可以用日后发表的文章或专利来证明行业内具有一般技能的人的技能水准。
完成对可用性讨论之前，最后讨论一点：如果一个发明没有实际用途，那也就肯定没有可用性。这时，专利与商标局会以没有可用性拒绝该申请，而不会用没有实际用途这个理由，因为对于专利与商标局来说，证明没有可用性比证明没有用途要容易得多。
描述和可用性两个要求是互相独立的。充分描述而没有可用性的例子：申请人可以充分描述一个化学混合物，但是如果没有制造方法，那就缺乏可用性。可用而缺乏充分描述的例子：申请人描述了一个油漆混合物，但是成分是由功能来定义的，而且涵盖面很广。如果这个申请不针对某一种特定的混合的话，那就有缺乏描述的问题。因为申请人充分解释了如何使用，可用性没有问题。
|