发明者申请相同或相似的发明

如果不同的发明者做出了相同的发明,如上所述,专利法有专门的方法来对付这种情况。但是发明者自己申请相同或相似的发明,问题相对来说就应该简单一些。

35 USC 101 规定,一个人发明或发现了一个新的过程、机器等等,他就可以申请专利。当同一个人,或不同的两个人,申请同一个发明时,那其中有一个发明就不是新的,也就不能获得专利。这种情况,叫做法定双重申请。所谓相同的发明,指的是相同的题材。一个可靠的测试办法就是侵权测试:如果有一个实体,对申请侵权,但不对参照侵权,那么这个申请和参照就没有法定双重申请的问题。例如,一个化学品的发明需要一个有卤素取代物的混合物。另一个发明需要一个有氯取代物的混合物。因为卤素取代物比氯取代物范围宽,这两个发明就不能等同。但是,如果区别只是用词不同,实质相同,那还是等同发明。例如一个发明说“36英寸”,另一个发明说“3英尺”,这两个发明如果在别的方面等同的话,就是等同发明。

对两个相同的设计发明,法定双重申请的法律依据不是35 USC 101而是171。如果一个使用专利和一个设计专利描述的是同一个发明,也就没有法定双重申请的问题,因为一个是依101申请专利而另一个是依171申请专利。这一点从实际上面很容易理解,因为使用专利保护的是产品的性能,设计专利保护的是外观。两种专利保护的是一个发明两个不同的侧面。

当申请人接到专利与商标局的法定双重申请拒绝时,他有两种办法应对:(1)向专利与商标局解释为什么申请和参照不等同。(2)修改申请,使得该申请和参照不等同。

不相同不意味着不相似。上面提到的卤素取代物和氯取代物的例子,那两个发明很可能相似。这时,专利与商标局就会用一个法庭制订出来的双重申请法则,称为非法定双重申请法则。非法定双重申请法则有几种,最常见的一种是明显型的非法定双重申请。还是举上面提到的卤素取代物和氯取代物的例子。A发明了一个含卤素取代物的混合物。多少年后,他又提出一个专利申请,这个申请中用的是氯取代物。因为两个发明不等同,那专利与商标局就不能以法定双重申请拒绝该申请。但是如果批准该申请,实际上就等于允许这个申请人延长了他的专利有效期。为了防止这种情况,法庭就通过对案件的裁决,制订了这个明显型的非法定双重申请。

对于申请人来说,经常有这种情况,他先申请一个方面,然后对这个发明作了一个明显的改进。该申请人想为这个改进申请专利。这个申请,就像我们刚才说的,会遭到明显型的非法定双重申请拒绝。在这种情况下,申请人解决这个问题的方法就是作一个“终端放弃声明”。也就是说,申请人声明,这个新的专利和原来的专利同时失效,这样一方面没有了不公正地延长专利期的嫌疑,而另一方面申请人又对新的改进获得了专利。

对于是否明显的判断在这里也很重要,因为如果改进不明显,那申请人就可以享受更长的专利期。在考虑明显性这个问题时,一方面要考虑两个发明的不同点,另一方面要考虑行业内具有一般技能的人是否会觉得明显。Graham v. John Deere Co.在这里和35 USC 103(a)同样适用。

当参照只属于35 USC 102(e)/103,102(f)/103,或102(g)/103,而且发明者是同一个人,或者两个发明被同一个人或公司拥有,或者两个发明是在同在一个研究计划里完成的,那么这个参照就对这个申请无效(35 USC 103(c))。这里要注意的是102(e)包括专利与商标局公布在美国提出的申请、美国专利、指定美国并且以英文公布的国际专利;102(f)指的是申请人不是发明人;102(g)指的是冲突。这里没有包括102(a),102(b),和102(d)。如果一个参照同时满足102(a)和102(e),那103(c)就不适用。例如,如果专利与商标局对申请人的一个申请以专利A和专利B结合拒绝,申请人就可以通过证明它拥有专利A,而使得专利与商标局不能使用专利A来拒绝他的申请。

这里要注意的是35 USC 103(c)只适用于102(e)/103,102(f)/103,和102(g)/103,不适用于102(a),102(b),和102(d),也就是预见类的拒绝。另外,如果专利与商标局发现另外一个更早递交的申请满足102(e)/103,审查官员就会发出临时的102(e)/103拒绝。等另一个专利获得颁发时,再把这个拒绝改成永久性的。(如果那个首先递交的申请因为某种原因被拒绝了,或者申请人放弃了哪个申请,那专利与商标局就会撤消这个临时的102(e)/103拒绝。)