类似（35 USC 103(a)）

和预见相应的是类似。如果参照的权利要求说“包括40%到50%的锌”，那如果新的申请的权利要求说“包括39.9%的锌”，显然参照没有预见39.9%，因为它只预见了40%到50%。这时，专利与商标局就要用35 USC 103“类似”来拒绝。我们通常见到的，很少是真的一对一的的预见（也就是参照真的包括所有申请中的限定），即便是预见，也是多个限定和多个全然不同的限定相比较，看结果是不是符合35 USC 102。更多见到的，是35 USC 103拒绝，也就是类似。

要申请一个专利，申请人一定要明确描述其发明。如果所描述的题材和以前已经存在的技术的不同之处，从整体角度考虑，在发明当时，对于行业内具有一般技能的人是显而易见的，该发明即不得获得专利。

专利法中可能是最有名的案子，是所谓Graham v. John Deere Co. 这个案子对明显性做出了详细的解释。William T. Graham在1950年获得了一个减震器的专利。在1953年，在一个新的专利里，他改进了这个减震器并获得了一个新的专利。然后，Graham状告John Deere对他的专利进行侵权。John Deere反驳说Graham的发明对于行业内具有一般技能的人来说是显而易见的。案子一直告到联邦最高法院，结果John Deere胜利。在判决书中，最高法院提出了解决明显性的标准：

1. 要决定以前已经存在的技术的范围和内容；
2. 搞清以前已经存在的技术和当前的权利要求之间的区别；（注意：这并不合本章第一节中所述的“每个发明都要从整体的角度来考虑”矛盾。）
3. 解决行业内一般技能的水准。

除此之外，最高法院还提出了“次级考虑”，也就是

1. 商业成功；
2. 长时间认识到的需求；
3. 其他人尝试的失败。同时，最高法院指出这个问题要依据个案的具体情况，区别对待。

当专利与商标局以35 USC 103为由，拒绝申请时，所引用的参照的时间性，和102是一样的。所以我们经常听到“102(a)/103拒绝”。实际上“102(a)/103”是个缩写，首先拒绝是因为类似（103），其次类似的性质是102(a)中描述的。所以说“102(a)/103”参照指的不是预见，而是指这个拒绝所用的参照是（1）在申请人所提出的专利的发明之日前，在美国被他人所知或使用的证据，或者是在美国的或国外的另外一个专利或印刷出版物中的描述（102(a)）；（2）对于行业内具有一般技能的人来说，有了参照，申请中描述的发明是显而易见的（103）。当然，和102一样，102(a)/103和102(e)/103可以用宣誓书提前发明日期，而102(b)/103和102(d)/103则不能。

因为“类似”，也就是35 USC 103拒绝，在专利法中占有很重要的地位，我们这里比较深入地讨论一下，因此也就不可避免地要牵涉到一些程序性的问题。

要想以明显性拒绝一个申请，专利与商标局首先要“初步性地”（即prima facie）证明申请与参照类似。这个明显性的初步证明要满足三个标准。

（1） 参照里一定要提出申请中做法的建议或提供动机。参照本身可以提供建议或动机，否则行业内具有一般技能的人认为显而易见也行。专利与商标局可以直接引用参照中提出的建议或提供的动机，或者指出固有的，但是参照中没有明确表明的建议或动机。（换句话说，以前已经存在的技术并不一定明确提出建议或点明动机，只要读了参照的描述后，行业内具有一般技能的人可以用行业里众所周知的事实推论出这个建议或动机即可。）关于动机，专利与商标局要综合考虑。例如，有时参照的一部分提出建议，另一部分又建议不这么做。考虑建议和动机时，要从行业内具有一般技能的人的角度来考虑，看对于他们是不是显而易见。

（2） 发明者这样做，其成功的机会的合理性是不是显而易见。关于这一点，要相对于发明的时间来考虑，不能事后诸葛亮。而且，证明这一点要有客观的证据。泛泛地说行业内具有一般技能的人都能预料到这种做法会成功是不够的。

（3） 以前已经存在的技术一定要教导或建议所有的权利要求中的限定。这一点，可以是参照直接指出，或者是行业内具有一般技能的人读了这些描述以后可以推论出来。换句话说，专利与商标局要通过阅读申请中的所有描述来考察这一点。如果申请人提出新事物，专利与商标局要审查新事物，然后以35 USC 112第一自然段（即新事物）为由拒绝该申请。

在讨论35 USC 102时，我们提到过不能结合多个参照中的限定来拒绝申请。虽然不能用102这么做，但是专利与商标局可以用103结合两个、或者更多个参照拒绝申请。例如，参照1包括限定A和限定B，参照2包括限定C和限定D，申请包括限定A、B、C、和D，那么第一、二条，也就是说建议和动机，与期望成功的合理性一定要在参照里找到，专利与商标局不能使用申请里的阐述来达到这个目的。（当然，参照不必明说，行业内具有一般技能的人读了参照中的描述以后能够推论出来就行。）仍然使用本段上面的例子，申请把限定A/限定B和限定C/限定D结合在了一起。不是说只要这种结合是可能的，这种结合就可以被初步地以“类似”为由拒绝。问题是在参照中含有，或者是行业内具有一般技能的人根据他们阅读参照可以推断出，这种结合的建议或动机。

这里专利与商标局首先要提出初步证明，如果专利与商标局仅仅泛泛地讲一个参照使得申请明显，申请人在回应时，只需要指出专利与商标局没有提出初步证明，没有必要提供不明显的证据。但是，当专利与商标局提供了初步证明以后，证明的责任就转到申请人身上。申请人可以用不同方式反驳专利与商标局，例如，

• 通过比较试验的数据，来显示其成功不是行业内具有一般技能的人所期待的。
• 如果参照指导一个群体，该群体包含申请的个体，那么专利与商标局就不能因此初步证明申请的明显性。这时专利与商标局还要找到证据提示为什么要在这个群体里选择这个个体。一个很好的反驳方式是指出这个个体具有预料之外的特性。
• 如果参照和申请的范围没有重叠，但是相当接近，只要接近到行业内具有一般技能的人会期望一样的特性，专利与商标局就可以初步证明申请的明显性。
• 如果专利与商标局证明申请人所申请的，是和参照一样的产品，申请人申请的只不过是新发现的特性，这样专利与商标局就初步证明了申请的明显性。
• 同样的产品，不同的用途，也意味着初步证明了申请的明显性。
• 前面提到过的合金里面某种金属的含量。参照是65%，申请时65.1%。（因为这两个含量百分比如此接近，行业内具有一般技能的人会期望一样的特性。这时申请人如果不能提供证据反驳专利与商标局性能类似的结论，那么新的合金和参照的合金就可以被断定为类似。）
• 美国的专利，可以在申请递交之日开始被当成参照（102(e)(2)/103）。

申请人有很多方法来回应专利与商标局的明显性初步证明：

• 他可以说明参照中不包括他的申请中的某一部分。
• 以客观证据证明，对于参照来说，他的发明并不显而易见。通常，客观证据包括比较试验得来的数据。
• 专利与商标局通过结合多个参照拒绝申请，申请人指出参照中不包含建议或者提供动机。
• 指出结合的成功的可能性不是显而易见的。
• 参照的描述不充分，不足以让行业内具有一般技能的人觉得结合是显而易见的。
• 辩解按照参照所建议的结合不是切实可行的。
• 指出参照所阐述的本来就是发明者的工作。
• 指出以前已经存在的技术，从本质上说，指导不要结合。从这点上说，指导的本质是与批准与否高度相关的。如果参照指导不要结合，那么参照就不能结合起来拒绝申请。但是如果参照仅仅把结合描写成是低一等的，那么参照还是指导了结合。如果参照不指导结合的原因只是参照觉得这种结合在市场上不会成功，那这种指导不能认为是指导不结合。同样，结合非常昂贵，也不能当作指导不结合的证据。但是，如果发明者作了和大家接受的做法相违背的事情，那这个事情就可以作为不明显的证据。
• 不同类型的技术。对于这点，至少要满足以下一个要求：
（1）参照和申请在一个领域里。所谓领域专利与商标局的分类当然是一定程度上的证据。但是从结构和功能上的相同性，对于这点更为重要。
（2）对于解决申请所解决的问题是相关的。判断这一点的标准是，要看发明者会不会因为参照解决的是同一个问题而把注意力放在参照上。
• 次级因素。最高法院在Graham v. John Deere Co.的判决书中，提到了次级因素。最高法院提出了三个次级因素。专利与商标局在以后的实践中，又加了几个。对于这一点，参照的范围和申请的范围一定要一致：
（1）商业成功。
（2）行业里长时间认识到的需求。
（3）其他人尝试的失败。
（4）专家对结合所持的怀疑态度。
（5）这个结合是否被他人效仿。
• 反驳的一个方法就是补充原来的权利要求，增加限定。这样，新的限定就会使专利与商标局的明显性的初步证明失效。
• 发明者1和发明者2作了个发明。发明者2和发明者3作出了一个显而易见的改进。这时，如果发明者2和发明者3申请新的专利，专利与商标局一定会以类似拒绝。解决这个问题的办法是把所有的发明结合起来，并要求最早的那个递交日期。

如果参照在描述里面提到了一个特点，但是在权利要求里面没有提到这个特点，那这个参照就不能用来作35 USC 103拒绝。

当专利与商标局用等同原则来拒绝一个申请时，这个等同一定要被以前已经存在的技术认可，不能基于申请人的阐述，或者单单因为两者在结构上或性能上等同。

既然我们讨论了35 USC 103的初步证明，我们在这里也举几个如何回应这种初步证明的例子：
• 对于102(a)/103反对，申请人可以用证据显示，在参照递交的日期前，申请人的发明已经完成。
• 目的性的不同不能用来推翻专利与商标局的明显性的初步证明。例如，参照是一个飞机上用的食品推车，里面有不同的格子，这样可以对所载的物体进行分类。申请中包含同样的推车，但是格子大小不同，格子的目的是装载葡萄酒，并且保证车子在运行中酒瓶子不倒。保证瓶子不倒一项，属于目的性，不被考虑。专利与商标局在审查时，只考虑大小不同的格子是不是明显。如果参照设计里有牛奶盒子，那么葡萄酒瓶子就有很强的明显性。这样的申请，就会被专利与商标局已103（显而易见）为由拒绝。申请人这时，不能以目的不同反驳专利与商标局的拒绝。
• 发明者发现一个混合物有以前不知道的性能，那么这个发现就可以被拿来反驳103拒绝。
• 如果一个改进或者结合会改变一个机器的运行原理，这样参照就不能用来初步证明103拒绝
• 如果一个权利要求涵盖一个广泛的范围，申请人只有数据证明其中一个很小的范围不明显。在这种情况下，如果行业内具有一般技能的人可以确认，数据的趋势可以将这个小范围的数据的价值推广到权利要求的整个涵盖范围，那么申请人就可以以此证明他的申请在整个领域不明显。

对于结合多个参照得出的明显性拒绝，也有很多回应方式：
• 要想反驳专利与商标局的明显性的初步证明，申请人要将参照一个一个地拿出来和申请比较，然后联合起来和申请比较。
• 指出结合参照产生的产品和所申请产品是不同的。
• 指出申请中的一个限定在任何一个参照中都找不到。
• 用比较试验来证明产品之不同。（在做比较试验时，所用的产品一定要是参照和申请中提出的产品，不能用等同产品。）
• 因为经济效益的原因，没有公司生产结合参照设计出来的产品。这不意味着行业内具有一般技能的人不会因为技术上的可能性来生产这种产品，所以这不能被用来反驳明显性的初步证明。

专利与商标局收到申请人的回应后，一定要对申请人提出的每一个证据作出分析及回应。专利与商标局一定要解释为什么申请人的回应没有克服专利与商标局的明显性的初步证明。在考虑申请人回应的时候，专利与商标局要重新权衡在初步证明中提出的证据。