预见(35 USC 102)

上面讨论了35 USC 102,也就是有关优先及申请日期方面的法律,没有提到的一点是102的大前提,也就是参照(无论是自己的发明,他人的专利申请,或者是印刷出版物)一定要预见所申请的发明。所谓预见,指的是专利申请中权利要求里面的所有因素都要在参照里面找到,所以这个“预见”可以读作“相同”。这里的“找到”的意思,不单单指参照明确地说明,如果参照没有明言,但是固有地包括这个因素,那也算找到了。这里讲的“参照”,一定要是一个参照,也就是一个专利、一个专利申请、一个印刷出版物等等,不能把两个,或更多个参照的因素结合起来。(当然,其他的参照可以被用来解释这一个参照,譬如专利与商标局可以用另外的参照里面对一个词汇的定义解释对申请的解释。)

这里讲一下关于限定的一个很基本的逻辑,限定越多,自然权利的范围就越窄。从权利要求里面去掉一个限定,那权利的范围就会更加广泛。换句话说,如果X申请了一个专利,里面包括ABCD四个限定。那么如果X去掉一个限定D,那么新的权利要求ABC所涵盖的范围就比ABCD要广,也就是说,一个侵犯ABCD的产品,一定会侵犯ABC;但是一个侵犯ABC的产品,可能不会侵犯ABCD(这个产品可能不具备D)。这在专利法中叫做侵权测试,用来检查哪个权利要求的范围更广泛。(这个测试简化了范围比较,因为侵权永远是一个专利侵犯另一专利,而权利一定会有一个范围,例如详细定义了的一类产品。相对来说,用一个范围去比较另一范围是很容易把人搞糊涂的。)换句话说,如果你能想出一个产品(也就是个体),它侵犯专利1而不侵犯专利2,那么专利1就一定比专利2广泛,因为专利2不包括专利1某些部分。

如果专利1包括专利2的所有限定,那专利1至少不会比专利2更加广泛。换句话说,如果专利1再有其他限定,专利1就会比专利2窄。这在实际操作中的意义是:如果专利与商标局找到一个比申请更窄的参照,那就可以拒绝申请人一个更广的参照。如果专利与商标局找到一个更广的参照,那就要进行个案分析。我遇到过很多客户,在和他们讨论所要提出的权利要求的时候,他们本能地以为,一个权利要求广的(也就是限定少的)参照,可以预见一个窄的参照。这对于35 USC 102来说,是个错误的概念。我们可以举这样一个简单的例子:两个专利申请都有关凳子(一个坐板加四条腿),我们说这是两个限定(A和B)。参照说明,坐板和腿都是金属的(限定C和D)。申请的权利要求限定坐板和腿是金属的,而且可以折叠(限定E)。因为这个参照不包括申请里面所有的限定,那么专利与商标局就不能用这个参照来拒绝申请。

举个特例,如果申请包含一个群体,参照是这个群体中的一个个体,那申请人就会遇到35 USC 102拒绝,因为对个体的限定一定包括所有对群体的限定。在此之外,参照还要有进一步的限定,这样才可以把申请的范围从群体缩小到个体。反过来,如果申请是一个个体,参照是这个个体所属的群体,那这个参照并没有预见这个个体,那这个申请会不会被批准呢?答案可能和我们的常识相违背:在参照包括的群体里,有申请的个体。这时为什么参照没有预见申请?我们这里讨论的不是申请是否会被批准,而是参照是否遇见申请。在这个例子里,参照预见群体,单是并没有“群体”里的这个个体。当然,在这种情况下,没有遇见不等于就可以获得批准。这时,申请人要提出他的个体和群体相比,有特殊的性能。(这个特殊不能是次级的,例如市场出人意料的反应等。)也就是说,如果申请人不能说明这个个体和参照中的群体有什么区别的话,那就他的申请可能本质上和参照是一样的。那些附加的限定并没有实际意义。

如果有关群体的参照是一个专利,而这个群体中所含的个体有实质上的不同,那在审批的时候,专利与商标局就应该仔细阅读参照的描述,来看看参照是否说明了申请中提到的特性。即使参照没有提到申请中的特性,专利与商标局还要审查行业内有一般技能的人,是否会认为申请中提到的特性显而易见。只有经过这样的过程,专利与商标局才能断定是否批准针对这个个体的专利。

从参照的角度讲,如果参照涵盖面太广,专利与商标局可以用35 USC 112第一自然段对申请加以拒绝。

对于范围,同样的逻辑适用。也就是说“5%”预见“1%到10%”

有心的读者会问,“5%到15%”是否预见“1%到10%”呢?对于这类的案子,专利与商标局的政策是根据各案的具体情况,具体审查。归根结底,要看是什么产生的“5%到15%”和“1%到10%”。(这一点,可能又会和常识推断相佐,既然“5%”都预见“1%到10%”,为什么“5%到15%”会可能不预见“1%到10%”呢?这个问题的实质,仔细想一下,和上面提出的问题是一样的。)因为“5%到15%”也是一个范围,从10%到15%这个范围是在1%到10%这个范围外面的。总之,审查的原则是看参照有没有明确地指出申请中提到所有限定,从而构成预见。