申请在专利、出版物之后一年以后,或者在美国公开使用或销售一年以后,不能得到专利(35 USC 102(b))

上面提出的时间限制经常需要申请人提出证据,但是下面两条一般专利与商标局不需要申请人提出附加证据就会拒绝申请。在专利法里面,把这两条叫做“法定拒绝”。

如果在递交申请的一年以前,这个发明已经被在美国或国外颁发专利,描述在印刷出版物上,或者在美国被公开使用、销售,该发明即不得获得专利。

要想依据35 USC 102(b)拒绝一个申请,专利与商标局只需要比较参照的日期和申请的日期,没必要考证发明的日期。

35 USC 102(b)显示了美国专利法背后的政策考虑。可以说,它代表着美国专利法的特色。这些政策考虑,归纳起来有以下几点:

1. 鼓励尽量广泛地传播该发明
2. 给发明者合理的时间去确定发明的价值
3. 防止发明者获得过份的商业利益
4. 当公众认为一个发明不受专利保护的时候,专利与商标局不会突然宣布对这个发明受专利保护

这个政策,在美国的专利法中,占举足轻重的地位。

首先,印刷出版物自然包括正常出版的书籍。但是研究生的硕士、博士论文一般只在一个大学的一个图书馆里存唯一的一份。这些论文算不算印刷出版物呢?根据先例,只要该图书馆按题目分类索引,这篇论文就算印刷出版物,但是如果图书馆只有按年代索引,没有按题目分类索引,那该论文就不算印刷出版物。另外,如果发明者口头介绍发明时,同时分发书面介绍,只要没有特别地约束听众不能散发这些书面介绍,这个书面介绍就算作印刷出版物。如果在学术会议上公开展览对发明的介绍,或者是在博览会(可以是很小的)内展览发明,这个展览就算印刷出版物。如果该发明在网络上被介绍,如果介绍的网页没有注明发表日起,那就不算印刷出版物,否则(也就是说该网页注明了发表时间)就算印刷出版物。如果一个公司内部散发了很多份发明介绍,但是所有收到介绍的员工都有义务保密,那就不算印刷出版物。内部散发的文件,散发人的意图是在有限的范围内传播,这也不算印刷出版物。另外,一个古老的出版物,不管多古老,都算印刷出版物。对于新的出版物,经常有一个日期问题,对于出版物来说,专利与商标局可以用出版商的正常作业方式来推算出版日期。对于杂志,出版日不是寄出杂志的日期,而是第一个读者收到杂志的日期。把包含发明的产品介绍寄给国外客户,也算印刷出版。

这里插一句,通过上面对印刷出版物的讨论,读者可以了解先例法的操作状况。法规里面,只说明“印刷出版物”,但是天下的出版物很多,诸如网络出版、展览、口头介绍等等。有了定论的东西,一般在下级法院就可以解决,但是没有定论的问题,通常需要上诉,有时候一直上诉到联邦最高法院才能最终得到解决。解决了以后,后人就很清楚在一个特定的环境下法律是什么样的。这也就是大家所说的“活着的法律”。有人可能认为专利是一个小领域,但是很多专利问题的争议,一直打到联邦最高法院才得到解决。从某种意义上说,说明发明日新月异,以往的定规、定制,包括法规和先例,常常不能解决新发明提出的新挑战。对于美国经济的活力,由此我们也可以略见端倪。

其次,什么是公开使用?在公开使用之前,发明一定要已经付诸实施,如果发明不能运行,那也就无所谓公开使用。同样,发明者试验他发明的实体,也不算公开使用。在公开使用时,使用者不一定要知道他在使用这个发明这个发明。譬如说,一个发明用在汽车上,车厂把这台汽车卖给了一个顾客,顾客在开车时根本不知道这个汽车包括了这个发明。在这种情况下,也算公开使用。从这个例子,我们还可以看出,公开使用经常和销售连在一起的。但是,公开使用不仅仅是销售,如果发明者让另一个人使用他的发明,在使用过程中没有任何限制,那就算公开使用。这里说的所谓限制,一般是指试验。换句话说,发明者在付诸实施以前,可以找别人来对他的产品进行试验,这不算公开使用。但是如果试验的形式是让试验者把发明拿回家随便用,那这种试验就属于公开使用的领域。

第三者使用发明,算不算公开使用,关键要看公众,特别是竞争对手,有没有机会了解这个发明。如果发明者自己在一个地方使用发明,譬如在他自己家里,他可以合理地期望别人看不到他使用该发明,这种使用不算公开使用。

在商业里面,经常有保密协议。譬如说,发明者雇一个公司来试验他的产品之前,和这个公司签了保密协议。这个保密协议本身,并不能决定这个公司的使用是否算公开使用。还要看其他的因素。反过来说,不受保密协议约束的使用,也不一定就是公开使用。

专利与商标局决定公开使用时,最经常遇到的问题上要分清一种使用到底是试验还是公开使用,因为对于某种发明,譬如说飞机,其试验在某种程度上说,必须是公开的。在这种情况下,专利与商标局要考察使用的时间,是否在发明者的直接指导之下,发明者是不是随时检查试验结果等等因素。

第三,与公开使用相应的是销售。要构成销售,其目的一定不能是试验,而且发明一定要达到可以递交专利申请的阶段。专利与商标局在考察销售是否构成法定拒绝时,考虑很多因素,例如主要目的是不是试验,商业收入是不是随之而来的;试验的目的是不是考察这个发明是否起到了预期的作用;实验活动是否在发明者的直接指导之下进行等。当一个发明被付诸实施以后,试验阶段也就告终。投放市场试验(也就是说将产品投放市场来测试有多少人会购买)属于公开使用和销售。

对于销售本身,专利法采用合同法的定义。当一方提出要约(即offer)时,例如卖方提议要把一个产品以某种特定的条件出售给买方,无论买方是否接受,都算作销售。这里的卖方可以是任何人,不一定是发明者,而且无需发明者同意。也就是说,如果卖方和发明者签了协议,保证不卖,然后出售,那在衡量法定拒绝时也算销售。如果发明包含在一个产品中,购买者、使用者不知道他购买、使用了该发明,也算销售。秘密销售,虽然可能不算公开使用,但是算销售。根据法律,只有在美国的销售才算,换句话说,如果销售在中国进行,那就不算销售。但是如果买卖一方在美国,譬如说卖方把他的要约email给在中国的买方,那就构成销售。这里要注意的是销售的是发明实体,而不是发明权利。如果发明者把他的发明转让给他人,这不算销售。

这里说的一年,和35 USC 135中的一年不同。发明者不光可以在周年的那一天递交申请,而且如果周年这一天是星期六、星期日、或者是美国哥伦比亚特区的法定联邦假日,他可以在下一个不是星期六、星期日、或者是美国哥伦比亚特区的法定联邦假日的那天递交。

前面提出的时间限制,可以用保证书将发明日从递交申请那一天提前,对于法定拒绝来说,因为说的是申请日,这招无效。

35 USC 102(b)所说的使用和102(a)所说的使用不同。102(a)所指的是任何使用,因为条例的目的是说明在别人用了以后,这个发明就不成其为发明。而102(b)所指的是公开使用,这是在发明以后,法律政策性地允许发明者在一段时间内(1年)内公开使用该发明,同时保留申请专利的权利。在公开使用之前,发明者还可以私自使用。