发明在他人发明之后者,不能得到专利(35 USC 102(g))

专利与商标局的常规作业是手续性的,譬如说查询参照。专利与商标局审查官员所做出的决定,不可以当作先例引用。对于法律性的事情,是由上诉及解决冲突委员会(BPAI)来解决的。BPAI,就像它的名字所标明的那样,负责上诉及解决冲突。上诉指的是申请人对专利与商标局审查官员的决定不服。解决冲突指的是优先日期的冲突,也就是一个人向专利与商标局指出他的发明先于另一个人。BPAI的法律意味比较浓厚,它做出的决定,是可以被当作先例引用。如果申请人对BPAI的判决还不服,那只好到联邦巡回法院去上诉,或者在联邦地区法院对专利与商标局提起民事诉讼。解决冲突的程序,有点类似于法庭程序,但是没有陪审团制度。

在决定优先权的时候,BPAI会考虑发明日期和付诸实施过程。如果发明者想用他的发明日期来作为优先日期的话,那他还要证明在另一个人作出同样发明之前,一直到他自己把他的发明付诸实施之日止,他是“合理地勤奋”。要满足所谓合理地勤奋,发明者要勤奋地将其发明付诸实施,但是不必放下手里的其他工作,专心致志将其发明付诸实施。付诸实施花了很长时间,这一点本身不能证明发明者没有“合理的勤奋”。这里的标准是“合理”而且“勤奋”。在付诸实施以后,一直到递交申请,发明者不必证明“勤奋”。

在审查一个申请的时候,有时专利与商标局会在寻找参照的过程中发现冲突,这时专利与商标局就会要求申请人把另外一个专利或专利申请里面的权利要求逐字地抄到申请人的申请中去,这样专利与商标局就可以出面宣布冲突。这时,如果申请人拒绝照办,那么专利与商标局就会认定,另外一个专利或申请有优先权。

在宣布冲突的时候,有一种情况很容易解决,那就是A方证明,A在B自己说的发明日以前,已经把这个发明付诸实施了;并且从那时起A没有放弃或隐藏过那个发明。那专利与商标局就可以单方决定这个冲突的结果,而无需B方介入。

要想触发一个冲突,那么提出相同权利要求的时间,一定要在对方专利颁发或者发表的一年以内。这里要注意的是这一点是35 USC 135的规定,不是102(e)或(b)的规定。我们会在下文介绍102(e)和(b)。也就是说,在一年纪念日触发冲突已经太晚了。这一点,和专利与商标局做事的一般原则相违背的。在一般的情况下,专利与商标局如果设定一年的时间限制,那不光允许在周年这一天完成,而且如果周年这一天是星期六、星期日、或者是美国哥伦比亚特区的法定联邦假日,那这件事就可以在下一个不是星期六、星期日、或者是美国哥伦比亚特区的法定联邦假日的那天完成。

例如,专利与商标局要求申请者A照抄申请B中的权利要求,但是申请者在B的专利颁发或者发表的一年周年纪念日那天提交的修正申请,那么专利与商标局就会以35 USC 135为由拒绝申请者的申请。